El 30 de mayo de 2017 la Corte Suprema de Estados Unidos adoptó una decisión que tendrá poderosos alcances, no solo en el universo de la Propiedad Intelectual sino también en las industrias que se benefician de ella. La sentencia, proferida en el caso Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., abordó los siguientes interrogantes: ¿Hasta dónde llega el poder contractual del titular de la patente? ¿Puede el titular de la patente prohibir contractualmente la reventa y la reutilización de sus productos? ¿La venta de un artículo patentado en el extranjero agota el derecho del titular a restringir la importación de un producto vendido en el extranjero?
Lexmark International es titular de varias patentes sobre cartuchos de tóner que comercializa tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. La venta de los cartuchos se realiza bajo dos modalidades: la primera consiste en la venta del cartucho a un precio normal, sin restricciones contractuales; y la segunda se ejecuta a través del “programa de retorno”. Bajo esta segunda modalidad, el consumidor, a cambio de un descuento especial en los cartuchos, debe suscribir un contrato que lo obliga a usar el cartucho una sola vez y se le prohíbe su reventa.
Lexmark demandó por infracción de patente a varias compañías que adquirieron sus cartuchos y los revendieron. Entre los demandados era posible distinguir dos categorías: (i) los que habían adquirido los cartuchos directamente de Lexmark a través del “programa de retorno”, y (ii) los que importaban a Estados Unidos los cartuchos adquiridos de compradores extranjeros. Lexmark alegó en la demanda que en ambas situaciones sus patentes habrían sido infringidas. Por su parte, Impression Products, uno de los demandados, argumentaba que los derechos de Lexmark se habían agotado con la primera venta de los cartuchos.
La Corte del Distrito acogió la teoría del agotamiento del derecho solo para la venta de los cartuchos adquiridos del extranjero, concluyendo la infracción solo respecto de los cartuchos nacionales. En cambio, en el Circuito Federal se concluyó la infracción en ambas situaciones. En efecto, esta Corte consideró que el titular de la patente tenía la facultad de conservar el control de la comercialización de la patente y restringir contractualmente el uso posterior a la venta, así como reventas posteriores. En cuanto a las ventas realizadas en el extranjero, la Corte Federal, basándose en el caso Jazz Photo Corp. v. Comisión de Comercio Internacional, concluyó que la venta en el extranjero no extingue el derecho por cuanto a su juicio, las ventas en el extranjero tienen unos efectos sobre la patente que, aunque podrían ser considerados como extraterritoriales, sí pueden resultar relevantes para el titular de derechos.
Muy diferente fue la posición asumida por la Corte Suprema, cuyos magistrados, en su mayoría, consideraron que la primera venta de la patente genera el automático agotamiento del derecho. Y es que a juicio de esta Corporación, permitir restricciones contractuales pese al fenómeno del agotamiento sería “la denegación del derecho común a permitir limitaciones a la enajenación de bienes”. Al respecto, y con base en el caso Kirtsaeng vs. John Wiley & Sons, Inc., la corte manifestó: “exhaustion occurs because allowing patent rights to stick to an already- sold item as it travels through the market would violate the principle against restraint on alienation.”
Una solución diferente generaría obstáculos innecesarios en el comercio, de ahí la importancia de concebir el agotamiento del derecho como una limitación necesaria a los derechos de exclusiva. Y es que tal como lo expresó en el Siglo XVII Lord Coke, citado por la Corte, si un propietario restringe la reventa o el uso de un producto después de venderlo, esa restricción “es nula, porque… va contra el comercio y el tráfico, y la negociación y contratación entre hombre y hombre.”[1]
La Corte precisa que el concepto del agotamiento del derecho no se traduce en una presunción sino en una excepción al derecho de propiedad. Así como no en todos los casos se agota el derecho, éste tampoco se considera como absoluto o perpetuo. Ahora, la Corte es clara en afirmar que la solución en este caso no es óbice para que el licenciante pueda disponer a su arbitrio del conjunto de derechos que le es concedido mediante la patente.
Debe además distinguirse el contexto contractual del de la infracción por cuanto, aunque existen situaciones en las cuales podrán incoarse acciones contractuales, dicha facultad no implicará necesariamente la infracción del derecho de patente. Si bien la corte hace esta distinción, advirtiendo la posibilidad de alegar incumplimiento contractual más no la infracción dado el agotamiento del derecho, concluye que la figura del agotamiento impediría también obtener una decisión favorable en materia contractual.
En nuestro criterio, este razonamiento coincide con los orígenes jurisprudenciales del agotamiento del derecho nacional en Alemania. En efecto, en un famoso fallo del Reichsgericht (Tribunal del Imperio) se consideró lo siguiente: “La patente no otorga a su titular el poder de someter la circulación de su producto a condiciones determinadas. Si tiene intención de imponer tales condiciones a sus compradores, está libre de hacerlo; en efecto, tal derecho no se desprende directamente del carácter exclusivo de su patente sino del principio general de la libertad contractual. Es ésta la que le permite decidir, con exclusión de toda otra persona, si su producto debe ser puesto en circulación, pero no el determinar de manera arbitraria la forma en que esa circulación tendrá lugar.”[2]
En cuanto al agotamiento internacional, la Corte rechazó el argumento esgrimido por Lexmark según el cual los precios de los cartuchos se encuentran determinados por la influencia directa que ejerce la patente en el mercado. La Corte no acepta tal postura al considerar que en precedentes anteriores como en el caso Kirtsaeng se había señalado que el agotamiento del derecho aplica con independencia del lugar de destino de las ventas posteriores a la venta original. Además, estimó que la limitación aplica con total independencia del precio del producto, así como de los efectos que la patente pueda tener en la determinación del valor de los productos en el mercado. La conclusión más relevante de la la sentencia es que el único factor determinante de la aplicación del agotamiento del derecho es la decisión del titular de disponer de sus derechos a cambio de un estipendio económico.
Nótese entonces que la sentencia favorece la teoría del agotamiento internacional de los derechos. Si bien es sabido que la extensión excesiva de los derechos de propiedad intelectual puede generar efectos nocivos en la sociedad, una interpretación que limite de manera injustificada el ius prohibendi podría también desincentivar la innovación. Es difícil encontrar un punto medio. La magistrada Ruth Bader Ginsburg presenta esta discusión en su salvamento de voto argumentando que el agotamiento internacional excede la racionalidad de las limitaciones y excepciones al derecho de patentes. A su juicio al permitir el agotamiento se estarían limitando en demasía los poderes contractuales de los titulares de derechos. Sin embargo, Ginsburg sí comparte la posición de la Corte en cuanto al al agotamiento nacional.
Ahora bien, conviene señalar que la aplicación del agotamiento internacional no es nueva. En un reconocido caso japonés, el Tribunal Superior de Tokyo aplicó la misma teoría: “Si se examina la existencia de razones considerables para balancear la protección legal del titular de la patente con la protección del interés público en el desarrollo económico, desde el punto de vista de las consideraciones legales no hace diferencia que el titular de la patente coloque los bienes en circulación en el extranjero y pueda determinar los precios para los productos patentados a su discreción de forma de incluir una compensación por la revelación de la invención, o que exista un caso de agotamiento nacional. En otras palabras, la oportunidad del titular de la patente de recibir compensación por la revelación de la invención está limitada a una sola oportunidad.”[3]
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos deja, por supuesto, interrogantes sobre las facultades y poderes contractuales de los titulares de patentes. Sigue siendo un enigma saber hasta dónde puede el titular limitar el uso de la patente por parte de un licenciatario, ¿acaso el titular de la patente ya no podrá delimitar los usos autorizados por parte de su licenciatario? ¿Qué pasará en productos patentados que sean de fácil auto-replicación como las semillas? Esta pregunta la formula de manera acertada la revista WIRED[4], la cual además advierte las implicaciones que tendrá el fallo en las invenciones biotecnológicas. En efecto, se pregunta la revista mencionada ¿qué pasaría en casos como el de Bowman v. Monsanto en el cual se condenó a Bowman por haber infringido la prohibición de reutilización y reventa que Monsanto había estipulado en el contrato de licencia?
Lo cierto es que la figura del agotamiento no solo limita el ius prohibendi en beneficio de la sociedad sino también en razón de la competencia en el mercado. No puede desconocerse el efecto restrictivo en el mercado que se genera por las prohibiciones contractuales estipuladas por los titulares de derechos; sin embargo, será menester examinar las implicaciones que tiene el agotamiento internacional. Seguiremos pendientes de los desarrollos de este tema.
Luisa Herrera
Coor. Propiedad Intelectual
[1] E. Coke, Institutes of the Laws of England §360, p. 223 (1628
[2] Sentencia del 26 de marzo de 1902, Reichgerichtsentsheidungen in Zivilsachen, 1902, t. 51, p. 139, citado en Cabanellas de las Cuevas Guillermo, Derecho de las patentes de invención, Heliasta, Buenos Aires, 2004.
[3] BBS Wheels II, Tribunal Superior de Tokyo, International Review of Industrial Property and Copyright Law (1996), citado en Cabanellas de las Cuevas Guillermo, Derecho de las patentes de invención, Heliasta, Buenos Aires, 2004.
[4] Wiens Gear Kyle, The Supreme Court Just Bolstered Your Right to Repair Stuff, disponible aquí: https://www.wired.com/2017/06/impression-v-lexmark/
