En efecto, son cuestionamientos complejos a los cuales se ve enfrentada la academia y el abogado practicante en el diario ejercicio de esta apasionante materia, lo cierto es que en todas las respuestas y en cada una de las áreas de la propiedad intelectual siempre podrá encontrarse dos reglas fundamentales: 1) mediante la propiedad intelectual no son protegibles las ideas; y 2) bajo nuestro ordenamiento es posible la imitación siempre y cuando esta no recaiga sobre creaciones, signos o invenciones protegidas por algún derecho de propiedad intelectual.
En este artículo se pretende abordar casos hito que de manera histórica vienen indicando los derroteros para resolver la complicada relación entre el derecho de propiedad intelectual y el de la competencia; aunque aquí no se resolverá el asunto sí se dejará abierta esta interesante discusión. Lo importante será un adecuado equilibrio de derechos mediante el cual se garantice el respeto del derecho de propiedad intelectual en cuestión. Este constituye el primero de una serie de artículos que se publicarán sobre esta materia, la cual cada vez tiene mayor auge en nuestro país por decisiones como la protección que el Tribunal Andino de Justicia le reconoció al color rosado de Manzana Postobón y la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio frente al caso de Crocs y Evacol.
La Doctrina ha reconocido que la concesión de derechos exclusivos a través de la marca tiene implicaciones en el derecho de la competencia. Así, se ha sostenido que un sistema marcario adecuadamente construido se caracteriza por la protección de monopolios acorde al derecho de la competencia[1].
Sin embargo, tanto la concesión como la explotación de las marcas no pueden extenderse más allá de los derechos conferidos por el registro y la Ley. Al respecto, la doctrina ha expresado que, aunque la protección de los consumidores frente a una posible confusión constituye uno de los pilares fundamentales del derecho de marcas, no puede convertirse en un argumento que pretenda extender de manera injustificada los derechos conferidos por la marca y que a su vez deslegitime otro de los pilares fundamentales, tanto del derecho de marcas como del ordenamiento jurídico en general, como lo es el derecho de competencia[2].
La estrecha relación entre el derecho marcario y el derecho de la competencia ha sido también reconocida por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia. En efecto, en sendos pronunciamientos dicha Corporación ha establecido que el sistema Europeo de marcas se encuentra constituido bajo el objetivo de garantizar que el ejercicio de los derechos y prerrogativas otorgados mediante la marca esté acorde con el derecho de la competencia[3].
En efecto, tal como lo expuso el Tribunal Europeo de Justicia en el caso Dyson v. Registrar of Trade Marks[4], la naturaleza excluyente de los derechos conferidos sobre las marcas, demanda por parte de las Oficinas nacionales competentes un estudio exhaustivo de los efectos que tendría excluir a los demás competidores de la explotación de un signo distintivo – y dicho análisis es aplicable a todos los demás derechos de propiedad intelectual. En el caso mencionado, por ejemplo, la parte actora solicitó el registro de la apariencia física de una aspiradora; ante lo cual, la Corte orientada por un espíritu protector de la libre competencia, sostuvo que no se trataba de un signo distintivo o individualizador, y por el contrario, observó que la accionante pretendía obtener derechos de propiedad sobre un producto y sobre la idea del mismo. Y es que en el caso que se menciona, el actor no suministró un signo que permitiera identificar al productor de la aspiradora, le bastó suministrar el diseño del producto sin más elementos distintivos que permitiera su registro como marca[5].
En Estados Unidos, las Cortes han desarrollado la doctrina de la “funcionalidad” con el fin de asegurar el cumplimiento de los fines que fundamentan el derecho de marcas, sin que esto cercene la sana competencia del mercado. En efecto, de conformidad con esta doctrina, no es posible registrar u otorgar un derecho exclusivo a un signo cuando esto ponga en situación de desventaja a los demás competidores, careciéndose de la distintividad y certeza que son exigibles. De esta forma, no se puede otorgar exclusividad sobre una característica esencial del producto, como sería el caso de la forma de una botella sin particulares elementos distintivos, o el color de la leche para productos lácteos; o si se quiere en materia farmacéutica, es conocido que diversos productos se materializan en pastillas con las más diversas formas tridimensionales, geométricas, como cuadradas triangulares, circulares, redondas, de rombo, diamante, etc.
Además, la doctrina de la funcionalidad también se deriva de la necesidad del uso de ciertos elementos para competir en el mercado. Así entonces, existen ciertas formas, colores o especiales disposiciones del producto propios de ciertas industrias en específico que, aunque no obedecen a la naturaleza del producto, sí constituyen elementos necesarios para entrar al mercado y obtener una efectiva identificación por parte de los consumidores. Lo anterior sucede por ejemplo con el color azul en los medicamentos, el verde para biocombustibles y el rojo para condimentos (a propósito de este último puede consultarse la sentencia del 30 de octubre de 2014 del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, con ponencia del Doctor Jaime Chavarro Mahecha).
Ahora bien, en casos como el de Manzana Postobón en el cual se logra acreditar el reconocimiento y la distintividad adquirida por el color en el mercado será posible su protección por cuanto el color no obedece a alguna funcionalidad o característica del producto sino a la distintividad que le otorga al producto, teniendo así, la fuerza necesaria para distinguir dicho producto de las demás gaseosas del mercado. El balance de derechos pretendido mediante la aplicación del derecho de la competencia no puede orientarse tampoco a desincentivar las industrias, el emprendimiento y la innovación.
Sobre la protección de los colores y sus efectos en la competencia, puede citarse la Sentencia del 14 de septiembre de 1994 proferida por la Corte de Apelaciones Americana en el caso Brunswick Corp. V. British Segull. En este caso, la Corte se refirió a la protección del color negro para motores de lanchas, concluyendo que pese a que no se trata de un uso funcional, por cuanto no obedece a la naturaleza del producto ni tampoco aporta alguna utilidad técnica, el color negro sí resulta ser un color deseable para el uso por parte de los demás competidores como quiera que se trata de un color propio del sector que permite que el motor se ensucie menos y que se vea de un tamaño inferior al real[6].
Similar análisis, realizó la Corte de Apelaciones Americana en el caso Dippin´Dots v. Frosty Bites[7], en el cual se dijo que los colores de los helados no resultan apropiables como quiera que la exclusividad otorgada sobre los mismos limitaría de manera injustificada la competencia, y se conferirían derechos de propiedad sobre elementos que no son apropiables por la necesidad competitiva que los caracteriza (lógica ésta aplicable al objeto del dictamen).
Lo anterior también ha sido desarrollado en la Unión Europea. En el caso Libertel[8]la Corte Europea de Justicia resaltó la importancia de considerar la naturaleza de los productos como quiera que ciertos colores podrían identificar de mejor forma al empresario; y así, señaló el color anaranjado como propio del sector de las telecomunicaciones[9].
Del análisis se deduce la tensión existente entre el derecho de competir a través de la imitación del producto de un competidor y el derecho individual de proteger signos distintivos. Al respecto debe señalarse entonces que las consideraciones acerca de la funcionalidad son necesarias para garantizar la competencia sana y efectiva en el mercado. En efecto, tal como se encuentra consagrado en la normatividad de daños Americana o Restatement of Torts de 1938, el estudio de la funcionalidad de un determinado signo obedece a una necesidad de identificar si los derechos conferidos por las marcas obstruyen de manera significativa la competencia[10].
Esto fue sostenido nuevamente en el caso Louboutin[11], en el cual se discutió el registro del color rojo para la suela de los zapatos comercializados por la compañía. Es interesante resaltar la tendencia acogida por la Corte Federal de Apelaciones de acuerdo con la cual se debe encontrar un balance de derechos entre los consumidores, el titular de la marca y los demás competidores. De esta forma, se sostiene que es posible otorgar protección a un color cuando esto no limite significativamente la cantidad de signos o diseños disponibles, propios de la industria en cuestión. En consecuencia, con tal criterio, por ejemplo, es protegible el color rojo únicamente cuando éste repose en la suela de los zapatos Louboutin, contrastando, a su vez, con el color de la parte superior de los mismos; pero ello se explica en parte porque no está invadiendo o excluyendo un espacio que ningún competidor per se esperaría o pudiera ocupar o emplear para dar un color de tal notoriedad, es decir ningún otro productor verá o podrá alegar limitado ese ámbito que nadie esperaba fuera usado con un carácter diferenciador, como lo hizo aquel fabricante. Así lo analizó la Corte.
Al respecto, consideraciones sobre la funcionalidad y la necesidad competitiva de ciertos colores y elementos que podrían ser comunes a los usados por otros competidores, son argumentos que también han tenido desarrollo en Colombia. Sobre el particular, puede mencionarse la sentencia de octubre de 2007 proferida por el Consejo de Estado en el caso B.P. AMOCO P.L.C, con ponencia del Magistrado Dr. Camilo Arciniegas, Rad. 06579-01; en la que la Sala concluyó:
“la marca solicitada no resulta suficientemente distintiva, pues la estación de servicio hace alusión directa al lugar donde el consumidor adquirirá los productos comprendidos en la Clase 4ª Internacional y los colores verde y amarillo no son apropiables con carácter exclusivo”. (Subraya fuera del texto original).
De los anteriores argumentos se deduce que, aunque los colores y los signos figurativos y tridimensionales eventualmente son protegibles, esta protección no puede extenderse de manera general o injustificada de tal forma que limite considerablemente la competencia, evitando o dificultando la competencia.
En la Sentencia No. 780 del 29 de febrero de 2012, la Superitendencia de Industria y Comercio consideró respecto al seguimiento del líder lo siguiente: “estrategia de seguimiento al líder”, la cual consiste en “la reproducción o imitación de las características definitorias de la categoría del producto de que se trate” la cual resulta legítima si se “limita a comunicar a los consumidores que el producto del competidor hace parte de la misma categoría a la que pertenece el del líder y, por tanto, constituye una opción de compra que podría reemplazarlo, siempre que el competidor en cuestión, además de la reproducción de determinados aspectos característicos necesaria para el referido propósito, incluya diferencias relevantes que permitan diluir el riesgo de que un producto sea adquirido pensando que es el otro o que ambos tienen el mismo origen empresarial”. (Subrayado fuera del texto original).
Esta sentencia resulta relevante como quiera en ella se hubo de decidir la controversia generada entre Bayer y Tecnoquímicas por la supuesta similitud entre los productos “Acid Mantle” y “Acid Ness”, cuyos frascos eran sustancialmente similares en cuanto a los colores y distribución de letras. La Superintendencia de Industria y Comercio fundamentó sus consideraciones en el concepto de “imitación al líder”, definiéndolo y dejando claro que se trata de una conducta admitida por el ordenamiendo. Esta Corporación manifestó, además que no habría razón para restringir la imitación de ciertos caracteres del producto del lider como quiera que el consumidor cuenta con elementos adicionales para distinguir ambos productos. Consideraciones que son relevantes al caso objeto del dictamen:
“(…) En cuanto a la naturaleza de “Acid-Mantle” y “Acid-Ness”, debe ponerse de presente que son productos farmacéuticos y así son percibidos por los consumidores, (…). La comentada circunstancia supone, entonces, que los consumidores de este tipo de productos aplican un mayor grado de atención a la hora de efectuar su decisión de compra, por lo que se trata de personas más cuidadosas y susceptibles de las diferencias en las presentaciones del producto en cuestión, aspecto acreditado con la declaración testimonial de Isabel Navia, quien afirmó que “los consumidores de productos OTC24 son muy cuidadosos en la escogencia de un medicamento fijándose en características como fecha de vencimiento, laboratorio fabricante, componentes, contraindicaciones, entre otros” (fls. 145 a 150, cdno. 8).”
Todo ello aunado a que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 256 de 1996, sea posible la imitación de prestaciones mercantiles siempre y cuando no exista un derecho de propiedad intelectual. En palabras del doctrinante Pedro Portellano Diez, la prohibición de imitación de las creaciones materiales o aquellas que tienen funcionalidades técnicas o estéticas “claramente perjudica al resto de los competidores, que no pueden utilizar la creación del pionero y, por tanto, no pueden competir con él en ese segmento del mercado que atiende a las necesidades que viene a satisfacer la prestación. La prohibición de imitación afecta, pues, al sistema competitivo.”[12](Subrayado por fuera del texto original).
De la distinción anterior se deduce la imposibilidad de los empresarios de apropiarse de elementos necesarios para competir y que el profesor citado denomina creaciones materiales. En tal sentido, el autor expresa lo siguiente: “la razón se comprende sin esfuerzo si tenemos en cuenta que, en el primer caso – creaciones materiales –, la prohibición de imitación claramente perjudica al resto de los competidores, que no pueden utilizar la creación del pionero y, por tanto, no pueden competir con él en ese segmento del mercado que atiende las necesidades que viene a satisfacer la prestación. La prohibición de imitación afecta, pues, el sistema competitivo.”[13]
Así entonces, se requiere un ponderado y cuidadoso análisis al momento de delimitar la extensión de derechos de propiedad intelectual como quiera que se trata de un monopolio legal de explotación que si se extiende de manera injustificada podría obstruirse la competencia. Así lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en Sentencia del 19 de diciembre de 2005, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. Exp. 4018. De este pronunciamiento se extrae el siguiente aparte que resulta de fundamental relevancia para el caso que ocupa al Despacho:
“(…) cuando no existen, o han expirado, derechos de exclusividad derivados de la propiedad industrial*- y esta premisa es particularmente trascendente-, no es posible prohibir, meramente por ser tal, la imitación de una prestación mercantil, habida cuenta que, de un lado, se tornaría inútil la regulación relativa a la concesión de los derechos de exclusividad, que suele ser de carácter temporal y restrictiva en la materia, para dar cabida, por vía de una supuesta prohibición derivada de los supuestos mandatos de competencia desleal, a una protección *superlativa y perpetua*, con la concerniente formación de monopolios no solo no amparados por la ley, sino, en principio, repudiados por ella, amén que se vulneraría la reglamentación de los derechos de exclusividad inherentes a la propiedad industrial en la medida en que por la senda de una hipotética proscripción de la competencia desleal se podría obtener la protección de creaciones que son dominio público por carecer de los requisitos exigidos por esa normatividad (v. gr., los relativos a la novedad de la creación o a la actividad inventiva del autor, etc.), sin olvidar que se pondría en entredicho la seguridad jurídica, toda vez que los competidores no sabrían a queatenerse pues la regla en el punto es que una creación puede ser libremente imitada a menos que goce de un derecho de exclusividad.”[14]
En el reconocido caso Inglés “Jif Lemon” decidido por la House of Lords del Reino Unido el 8 de febrero de 1990, el Lord Bridge of Harwich manifestó que no es posible conceder un monopolio sobre la apariencia externa del producto cuando esta obedece únicamente a la normal configuración del producto en el mercado. En el caso en concreto, pese a la gran similitud existente entre ambos empaques de jugo de limón, se concluyó que no podría excluirse a los demás competidores del uso de dicha figura, siendo la parte denominativa de la marca, esencial y determinante para distinguir ambos productos. Así mismo, señala que la protección del empaque de jugo de limón en su totalidad no se traduce en la defensa del good will ni el carácter distintivo del signo. En efecto, al extender la exclusividad sobre el signo al empaque generaría una protección de la forma de presentación común del producto, restringiendo así de manera considerable el mercado de jugos de limón. En la misma sentencia y con fundamento en el caso Farina vs. Silverlock, la House of Lords sostiene que ningún empresario se encuentra legitimado para reivindicar derecho de propiedad exclusiva sobre el producto o su apariencia cuando esta es de uso común en el sector.
De acuerdo con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), el carácter distintivo de la apariencia, diseño o empaque de un producto no debe analizarse en abstracto, siendo inexorable su estudio en el contexto del sector del mercado relevante al caso. De ahí la importancia de establecer si el uso de determinados elementos constituyen elementos necesarios para competir en un sector específico.
Existe una delgada línea entre los derechos e intereses involucrados, lo cierto es que estas discusiones se hacen necesarias con el firme objetivo de que en nuestro ejercicio el anhelado balance de derechos sea alcanzado, al menos en cada caso en concreto. Será más sencillo – al menos desde el derecho marcario- cuando en la discusión solo esté involucrada la posible competencia desleal, mas no un derecho de propiedad intelectual; sin embargo, los elementos de funcionalidad tratados, así como el concepto de necesidades competitivas será interesante tomarlos en consideración cuando se defina la extensión de un derecho en un proceso por infracción o incluso antes de ser concedido por la oficina de registro, la cual como “gate keeper” habrá de evaluar, así como se hace en Colombia, cuáles son los efectos de la concesión de un derecho en el mercado y en la competencia. Ahora, será importante determinar si dicho análisis se limita a considerar si los signos son genéricos o descriptivos, o si además, habría de examinarse demás factores que pudieren impactar en la competencia (de manera positiva o negativa).
De conformidad con Daron Acemoğlu y James A. Robinson, “Los países fracasan hoy en día porque sus instituciones económicas extractivas no crean los incentivos necesarios para que la gente ahorre, invierta e innove”[15]. De ahí la importancia, de generar, desde la propiedad intelectual, mecanismos que incentiven la innovación y la sana competencia. Seguro que con todo ello se ayudará tanto a la industria nacional como la inversión extranjera en nuestro país.
Luisa Herrera
Coordinadora Departamento Propiedad Intelectual
Herrera & Asociados Abogados
[1]“So limited a “monopoly” as that cannot affect legitimate competition,and is of the very essence of any rational system of individual and ex- clusive trade symbols.”
FrankI Schechter [1].
[2]J. LITMAN, ¨Breakfast with Batman¨: ¨if competition is still the American way of doing business, then before we give our exclusive control of some coin of competition, we need or should need a justification. Protecting consumers from deception is the justification most familiar for trademark law, but it does not support assingning broad rights to prevent competitive or diluting use when no confusion seems likely¨. FrankI. Schechter, The Rational basis of Trade Mark protection, Harvard Law Review 813 (1926-1927).
[3]Libertel Groep BV vs. Benelux-Merkenbureau, Caso C-104/01, 6 de Mayo de 2003: “It is settled case-law that trade mark rights constitute an essential element in the system of undistorted competition which the EC Treaty seeks to establish and maintain (see Case C-10/89 HAG II [1990] ECR I-3711, paragraph 13, and Case C-63/97 BMW [1999] ECR I-905, paragraph 62). The rights and powers that trade marks confer on their proprietors must be considered in the light of that objective.”
[4]Case C- 321/03 (2007) ECR I-687, puede consultarse la sentencia aquí: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?isOldUri=true&uri=CELEX:62003CJ0321
[5]Aplin Tanya, Davis Jennifer, Intellectual Property Law, Text Cases and Materials, (Oxford, 2009), 238.
[6]“Although the color black is not functional in the sense that it makes these engines work better, or that it makes them easier or less expensive to manufacture, black is more desirable from the perspective of prospect boat colors, and because object coloured black appears smaller.”
[7]Corte de Apelaciones de Estados Unidos, Circuito once. – 369 F.3d 1197, Mayo 11, 2004, la sentencia puede consultarse aquí: http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/369/1197/532261/
[8]Case C-104/01, la Sentencia puede consultarse aquí: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-104/01
[10]Restatement of Torts (1938):“A product feature that affects [the product’s] ‘purpose, action, or performance, or the facility or economy of processing, handling or using’ the product is functional, and to permit its protection as a trademark would unduly restrict competition.”
A design is functional because of its aesthetic value only if it confers a significant benefit that cannot practically be duplicated by the use of alternative designs.The ultimate test of aesthetic functionality, as with utilitarian functionality, is whether the recognition of trademark rights would significantly hinder competition”.
[11]Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Inc.
[12]Portellano Diez, Pedro, La imitación en el derecho de la competencia desleal, Editorial Civitas S.A., Madrid, página 33.
[14]Sala Civil, Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 19 de diciembre de 2005, Expediente 4018, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena.
[15]Acemoglu Daron, Robinson James A.; Por qué fracas an los países, 20 de marzo de 2012, Crown Publishing Group; página 436.
